2月12日、米国連邦巡回裁判所（CAFC）大法廷は、特許権の消尽（patent exhaustion）について、「米国特許製品が最初に米国外で販売された場合であって、かつ販売の際に合法な販売後の制約的条件を付加した場合は、販売された米国特許製品に対して米国特許権は消尽しない」として、米国特許権の消尽の条件を明確にする判決を「Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc.裁判（Lexmark Int’l Inc. v. Impression Prods., Inc.（Fed.Cir. 2/12/2016 en banc））」で下しました。

　米国特許法第271条によると、特許発明について使用、製造、販売、販売の申入れ、または米国に輸入する行為を権利者の許可なく米国内で行った場合、特許権の侵害行為となります。

　この際の権利者の許可は明文化されている必要はなく、特許権の保有者が販売後の制約的条件を付けずに特許製品を販売した場合、特許権の保有者は購入者に特許製品を使用または第3者に転売することを自動的に許可したことになり、これが「特許権が消尽した」と呼ばれる状態です。この特許権の消尽は、特許権者が特許製品を他者に販売する場合、この販売行為によって特許権行使に対する対価を得ているため、販売後さらに対価を重ねて取る行為は2重に対価を徴収することになり認められないとの考えに基づきます。

　本裁判は、Lexmark社が製造し、米国内外で販売していた特許製品（トナーカートリッジ）に関するものです。本裁判では、①Lexmark社がトナーカートリッジの購入者に対しトナーカートリッジの再使用及び再利用を禁止すると共に、Lexmark社以外の者に使用済みのトナーカートリッジを譲渡することを禁止しており、かつ②Lexmark社の販売が米国外で行われていたことから、この場合でもLexmark社の特許権が消尽したといえるか否かが争点として争われました。

　今回の判決でCAFCは、上記争点の①については、再販時の価格統制や非特許製品との抱き合わせ契約は独占禁止法に反する条件となるため、特許権消尽を防ぐ条件として認められないが、特許製品の単発使用のみを許可する条件、購入した特許製品の再販を禁止する条件、特許製品を使用できる地理的制限などについては、必ずしも独占禁止法に反する条件とはならないと述べ、②については、特許権保有者は特許製品を販売することにより、その収入から特許に対する報酬を得るが、各国の市場によって製品の販売価格が異なるため、米国外で特許製品を販売しても米国特許権消尽の根拠とならないと述べ、「特許権保有者が特許製品を販売した場合、販売した製品に対して特許権全体が消尽する訳ではなく、特許製品を販売する際に、制約的条件を付与することで購入者に一部の行為だけを許可することも可能である」との判断を下しました。

　なお、2013年の「Kirtsaeng v.John Wiley & Sons, Inc.裁判」において米国最高裁判所は、米国著作権法第109条（a）が、著作権消尽を起こす著作権物の合法な販売の場所を米国内に限定していないと解釈していますが、今回の判決でCAFCは、特許法は著作権法と異なる法律であること、及び特許法が著作権法109条（a）に相当する法律を含んでいないことからKirtsaeng裁判の最高裁判決を特許権消尽に適用することはできないとしています。